Impedimenti assoluti alla registrazione del marchio

Oggetto della registrazione

L’art. 7 c.p.i. disciplina l’oggetto della registrazione del marchio, indicando come requisiti minimi inderogabili per la sua validità la capacità distintiva del segno e la sua rappresentabilità grafica. Come si evince dalla disposizione in esame, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, ed in particolare:

  • le parole, compresi i nomi di persone;
  • i disegni;
  • le lettere;
  • le cifre;
  • i suoni;
  • la forma del prodotto o della sua confezione;
  • le combinazioni o le tonalità cromatiche.

Suoni e colori sono rappresentabili graficamente e come tali sono registrabili anche ai sensi del RMC. A tale norma interna corrisponde l’art. 4 RMUE. Questo è stato recentemente modificato dal Reg. UE 2015/2424 nel senso che non è più necessario che un marchio possa essere suscettibile di rappresentazione grafica, ma è sufficiente che sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e ad essere rappresentato nel registro dei marchi dell’UE, in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare. Questa disposizione, che entrerà in vigore a partire dal 1 ottobre 2017, aprirà la sicuramente la strada a molteplici nuove possibilità di privativa.

Tradizionalmente i marchi vengono suddivisi in marchi denominativi (costituiti da parole, anche di fantasia), marchi figurativi (costituti da disegni) e marchi complessi (costituiti da più elementi combinati tra di loro). Accanto a tali categorie tradizionali si sono progressivamente affermati – anche per rispondere alle sempre più sofisticate esigenze di comunicazione delle aziende – nuovi tipi di marchi, come ad esempio i marchi di colore, sapore, odore, posizionamento, movimento etc. Tale tendenza è oggi riflessa nella stessa legge che, come appena visto, espressamente prevede la registrabilità di tali marchi non convenzionali. Su alcune specifiche tipologie di marchio ci si soffermerà qui di seguito.

Marchio costituito da lettere dell’alfabeto o da cifre

Per lungo tempo si è sostenuto che i segni costituiti dalle lettere dell’alfabeto, cui possono essere assimilati i segni costituiti da cifre, non fossero suscettibili di registrazione, trattandosi di segni di uso comune il cui monopolio è escluso dall’art. 13 c.p.i. Un’eccezione al principio era prevista solo per quelle ipotesi in cui lettere e numeri fossero riprodotti con caratteri diversi da quelli convenzionali.

La giurisprudenza invece, ritiene registrabile una lettera o un gruppo di lettere anche a prescindere da una particolare caratterizzazione grafica. Ad esempio, la CGUE, nel caso Borco relativo al segno “A” (alfa) per bevande alcoliche (segno di cui si è affermata la registrabilità), ha statuito che la capacità distintiva di un marchio deve essere stabilita avendo riguardo sia ai prodotti e servizi per cui è richiesta la registrazione sia alla percezione che ne ha il pubblico, dovendosi riconoscere la validità del marchio ogni qualvolta esso sia percepito dai consumatori come idoneo a contraddistinguere i prodotti del titolare.

Corte UE, sez. I, 09/09/2010, C-265/2009, 2011, 2, IV, 82
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il fatto che il segno sia costituito da una singola lettera senza alterazione grafica non precluda di per sé la registrazione, dal momento che la registrazione di un segno come marchio non è subordinata alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio.

Nel medesimo senso si è orientata anche la giurisprudenza italiana. In particolare si è affermata la registrabilità come marchio:

  • della lettera Omega, in quanto, a seguito della Dir. 89/104, la registrabilità delle lettere dell’alfabeto deve ritenersi pacifica e la capacità distintiva del segno deve essere valutata con riferimento al prodotto specifico (caso Ferragamo, Cass. 25/06/2007, n. 14684, in Riv. dir. ind., 2008, 2, 2, 133);
  • di un gruppo di lettere, anche senza che ad esso sia stata conferita una particolare caratterizzazione grafica (caso Volkswagen, Trib. Milano 31/03/2010, in Dir. ind., 2010, 209);
  • delle lettere “LV” senza particolari caratterizzazioni grafiche (caso Louis Vuitton, Trib. Torino 26/11/2007, in Giur. ann. dir. ind., 2008, 1, 589).
  • della lettera “G” in corsivo; tuttavia in questo caso il Tribunale di Milano ha precisato che l’oggetto del marchio in questione non fosse rappresentato dalla lettera in sé bensì dalla particolare grafia indicata nelle registrazioni e, nell’affermare la non-contraffazione da parte di un altro marchio “G” in corsivo, ne ha sottolineato la debolezza (caso Gucci- Guess, Trib. Milano 02/05/2013).

Marchio figurativo

Il marchio figurativo è un marchio rappresentato da un’immagine (a volte si parla anche di logo). Esso può consistere in qualsiasi figura, intesa come qualsiasi disegno o composizione grafica, figurativa o astratta [Vanzetti-Di Cataldo, 160]. Si pensi ad esempio al cane a sei zampe di Eni o al coccodrillo della Lacoste. In genere questo tipo di marchio viene contrapposto a marchi di tipo “denominativo” costituiti solo da elementi verbali, e dai c.d. marchi “composti” o “complessi” che comprendono elementi sia verbali che grafici.

Marchio di colore

La questione che si pone con riferimento a questo tipo di marchi è quella di stabilire se un colore specifico sia di per sé idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa e, quindi, possa essere validamente registrato come marchio. L’articolo 4 del Reg. UE 2015/2424, che come detto entrerà in vigore il 1 ottobre 2017, ha tra l’altro espressamente introdotto i colori tra i segni che possono costituire dei marchi. Nel frattempo, la giurisprudenza dell’UE è intervenuta sul punto con la sentenza Libertel, che ha riconosciuto l’ammissibilità della registrazione come marchio di un colore specifico, purché tale colore venga percepito dal pubblico come indicatore della provenienza imprenditoriale del bene che contraddistingue (Corte UE 06/05/2003, C-104/01).

Analoghi principi sono stati fatti propri anche dalla giurisprudenza italiana, spesso sensibile alla necessità di escludere forme di monopolizzazione dei colori da parte di singole imprese. Ad esempio, la Corte di Cassazione, basandosi sui principi di identificabilità e distintività, ha stabilito che la possibilità di registrare come marchio il singolo colore monocromo trova un limite nell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi.

Trib. Milano 11/09/2008, in Sez. Spec. P.I., 2008, 1, 178
Nel caso di specie, riguardante un contenitore di detergenti di impianti di mungitura di colore violetto, la Corte ha affermato che un marchio di colore è dotato di capacità distintiva solo quando abbia ad oggetto una tonalità molto particolare o la scelta del colore sia del tutto inusuale rispetto al prodotto cui si riferisce, secondo una valutazione che deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle peculiarità del caso specifico (Cass. 12/02/2009, n. 3478, in Giur. ann. dir. ind., 2009, 1, 109). Nel caso Ferrari, il marchio di colore “Rosso Ferrari” è stato invece ritenuto “valore qualificante assoluto”, meritevole di tutela in quanto idoneo, in considerazione del suo uso ultradecennale nel settore, a contraddistinguere le auto di produzione della nota casa automobilistica.

Cass. 13/10/2014, n. 21588
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’adozione di una particolare combinazione cromatica può costituire oggetto di registrazione come marchio soltanto a condizione che la sua utilizzazione, oltre a non essere imposta dalla natura stessa del prodotto o necessaria per il raggiungimento di un risultato tecnico o tale da conferire un valore sostanziale al prodotto, sia del tutto avulsa da una funzione ornamentale, risultando ispirata a criteri di pura fantasia o di attitudine differenziatrice.

Con particolare riferimento alla rappresentazione grafica dei marchi di colore, i giudici comunitari hanno stabilito che la descrizione verbale di un colore, laddove sia formata da parole composte esse stesse da caratteri, costituisce una rappresentazione grafica del colore medesimo, sempreché tale descrizione sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente intellegibile ed obiettiva. Pertanto, la determinazione di un colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto può essere considerata quale idonea rappresentazione grafica in quanto tali codici sono reputati precisi e stabili (Corte UE 06/05/2003, C-104/01; Trib. CE 10/11/2004 T-402/02, in Foro it., 2004, II, 3849).

Marchio Complesso

Il marchio complesso, nozione di elaborazione sia dottrinaria che giurisprudenziale, è costituito dalla combinazione di una pluralità di elementi, denominativi e figurativi. Generalmente uno degli elementi, il c.d. “cuore” del segno, risulta sufficientemente distintivo e, come tale, idoneo a conferire capacità distintiva al marchio. La capacità distintiva del marchio può essere quindi affidata o ad uno dei suoi elementi, che ne costituisce appunto il “cuore”, in forza della sua originalità, oppure a tutti, se tutti dotati di capacità distintiva in egual misura (si veda ad es. Cass. 03/12/2010, n. 24620).

Marchio d’insieme

Il marchio d’insieme, anch’esso di elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria, è costituito da plurimi elementi lessicali e figurativi – ciascuno dei quali descrittivo, generico o comune – che acquistano capacità distintiva solo in virtù della loro originale combinazione. Si distingue dal marchio complesso in quanto nel marchio d’insieme si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, a rivestire un valore distintivo più o meno accentuato. In altri termini, nel caso del marchio d’insieme i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come privative ma lo è soltanto il loro insieme (da ultimo, Cass. 25/01/2016, n. 1275).

Marchio di forma

Fra i segni suscettibili di formare oggetto di valido marchio, l’art. 7 c.p.i. annovera anche «la forma del prodotto o della confezione di esso»

Marchio sonoro

Il ricorso al marchio sonoro, espressamente dal c.p.i. ed ora anche dal RMUE è oggi molto diffuso, rivelandosi strumento utile per evocare nella mente del consumatore un prodotto o un servizio soprattutto nella sua fase di lancio commerciale. A titolo di esempio basti ricordare la melodia Come on let’s fly introdotta dalla compagnia Easyjet ad ogni contatto con i clienti, ovvero il c.d. “Nokia tune” impostato da Nokia come suono collegato all’accensione dei propri cellulari, nonché la sequenza di note riprodotta all’avvio dei processori Intel (Caruso, Il marchio sonoro, in Riv. dir. ind., 2008, I, 238 ss.).

Ai fini della valida registrazione del marchio sonoro, si pone la questione della sua rappresentazione grafica. Nel caso “Per Elisa”, avente ad oggetto la registrazione della famosa melodia, la CGUE ha stabilito che la rappresentazione grafica dei marchi sonori può aversi mediante la loro trascrizione sul pentagramma completo di chiave, tempo e pause, non essendo sufficiente, per mancanza di precisione e chiarezza, la semplice descrizione verbale “le prime nove note di Für Elise”, né tantomeno la trascrizione letterale di dette note “mi, re-diesis, mi, rediesis, mi, si, re, do, la” con la specificazione “suonata al pianoforte. Inoltre, la GCUE ha precisato che il fatto che i marchi sonori non siano percepibili visivamente non è di ostacolo alla registrazione, essendo tuttavia necessario specificare, accanto alla rappresentazione visiva, che il segno deve essere inteso come segno sonoro” (Corte UE 27/11/2003, C-283/2001, in Dir. ind., 2004, 213).

Nel medesimo caso la CGUE ha escluso altresì che la rappresentazione grafica di un marchio sonoro, possa avvenire mediante la sua trascrizione sotto forma di onomatopea.

Vi è, infatti, una sfasatura tra il suono o il rumore reale e l’onomatopea, ovvero la sequenza di suoni o rumori che essa intende imitare foneticamente; di conseguenza, nel caso in cui un segno sonoro venga riprodotto graficamente con una semplice onomatopea, le autorità competenti e il pubblico (in particolare gli operatori economici) non sono in grado di determinare se il segno oggetto di tutela sia l’onomatopea stessa, come viene pronunciata, ovvero il suono o il rumore reale. A ciò si aggiunga che le onomatopee possono essere percepite diversamente a seconda delle persone, passando da uno Stato membro all’altro. Pertanto, una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni non può costituire una riproduzione grafica del suono o del rumore di cui intenda costituire la trascrizione fonetica.

Nel caso in cui il marchio non sia di natura musicale, consistendo in un suono di altro tipo, la rappresentazione grafica è in genere realizzata allegando alla domanda di registrazione uno spettrogramma tridimensionale sonoro (c.d. sonogramma).

Commissione di ricorso UAMI 25/08/2003, r. 781/1999-4
In tal senso si è espressa anche la Commissione di ricorso dell’UAMI in merito alla registrabilità del “ruggito del leone” della Metro Goldwyn Mayer (anche se la Commissione, pur confermando l’idoneità dei sonogrammi a soddisfare il requisito della rappresentabilità grafica, ha negato la registrabilità del marchio in esame per l’incompletezza del sonogramma ad esso allegato.

L’importanza della rappresentazione grafica del marchio sonoro è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione che, nel caso Kraft, ha affermato che ai fini della rappresentazione grafica di una combinazione di suoni, non traducibili in note musicali, non è sufficiente la loro semplice registrazione in una cassetta, non essendo quest’ultima una modalità grafica convenzionalmente accettata per i suoni

Marchio Olfattivo

I marchi olfattivi consistono in un odore. Anche per questo tipo di marchi, almeno fintantoché non entrerà in vigore il nuovo testo dell’articolo 4 RMUE, il problema che si pone è legato alla loro riproducibilità grafica. In termini generali, può affermarsi che la registrazione di una determinata fragranza come marchio vada in linea di massima esclusa in quanto nessun sistema di spettrografia e cromatografia (che sono tecniche di scomposizione delle molecole gassose che compongono la fragranza stessa) permette di raggiungere un’indicazione sufficientemente certa ed intellegibile per i terzi.

La giurisprudenza dell’UE ha escluso la possibilità di tutelare tale marchio anche attraverso la registrazione della sua formula chimica, unitamente ad un campione. Tali adempimenti non sono stati ritenuti sufficienti a soddisfare il requisito della rappresentabilità grafica, poiché la formula chimica non rappresenterebbe l’odore, ma la sostanza in sé. Inoltre, nessun campione sarebbe idoneo a costituire una rappresentazione grafica del segno, anche in considerazione del fatto che esso sarebbe privo di quelle caratteristiche di stabilità e durevolezza necessarie ai fini della conservazione nel registro dei marchi (Corte UE 12/12/2002, C-273/00, caso Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamnt, in www.darts-ip.com, in cui si chiedeva la registrazione di un profumo a base di cinnamonio per servizi vari; Trib. UE 27/10/2005, T- 305/04, caso Eden Sarl v. UAMI, in www.darts-ip.com, in cui si chiedeva la registrazione del marchio “odore di fragola matura” per prodotti sbiancanti e detergenti).

Altro ostacolo alla registrazione di un odore come marchio è il fatto che esso ben difficilmente viene percepito dai consumatori come indicatore dell’origine dei prodotti e non piuttosto come semplice caratteristica del prodotto stesso (Comm. Ricorso UAMI 05/12/2001, R-711/99-3, caso Myles Limited v. UAMI, in www.darts-ip.com, in cui si chiedeva la registrazione dell’odore di lamponi come marchio per combustibili). Ad oggi, tra tutte le domande di registrazione aventi ad oggetto marchi di questo tipo, risulta che l’UAMI abbia accolto solo quella basata sull’utilizzo dell’“odore dell’erba appena tagliata” per contraddistinguere palline da tennis (Comm. Ricorso UAMI 11/02/1999, R-156/98-2, Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing c. UAMI), sulla base dell’assunto per cui l’odore dell’erba tagliata sarebbe un odore ben individuato che tutti riconoscono per esperienza diretta.

Il Tribunale dell’UE ha invece confermato la decisione della Commissione dei ricorsi che aveva ritenuto che né l’immagine di una fragola che doveva rappresentare il frutto da cui emanava un odore asseritamene identico al segno olfattivo di cui si chiedeva la registrazione, né la descrizione verbale dell’odore in questione, né quindi la combinazione di questi due elementi costituiva una rappresentazione grafica sufficiente del marchio di cui si chiedeva la registrazione (Trib. UE 27/10/2005, T-305/04).

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