Il marchio Internazionale

Introduzione

Sulla base di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale italiano è possibile, con un’unica procedura amministrata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO, World Intellectual Property Organization), registrare il marchio a livello Internazionale nei 117 Paesi aderenti all’Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). Il sistema di Madrid si basa sulla cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti (detti “Uffici d’Origine”) e l’Ufficio Internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi. Il principale vantaggio è costituito dalla presentazione di un’unica domanda internazionale, in un’unica lingua, attraverso il pagamento di un’unica serie di tasse e in base a un’unica serie di scadenze.

Anche il mantenimento e/o il rinnovo della registrazione, nonché eventuali annotazioni e trascrizioni avvengono attraverso un’unica procedura. E’ importante evidenziare che, se uno o più Stati rifiutano la registrazione del marchio internazionale, questo rimane efficace negli altri Stati designati, dove non si sono avute contestazioni. La domanda di registrazione di marchio internazionale può essere presentata:

• sulla base di una marchio nazionale registrato (come richiesto dall’Accordo di Madrid), oppure
• su una domanda di registrazione di marchio nazionale con riserva di registrazione successiva (come previsto dal Protocollo di Madrid).

In quali Paesi è possibile registrare un Marchio Internazionale?

Il sistema dell’Accordo e del Protocollo di Madrid consente di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale, originando un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale. Il marchio internazionale non è quindi un tipo di marchio che vale anche all’estero, ma è una speciale procedura che permette, depositando una sola domanda, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più paesi. Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli stati dove ha chiesto il deposito e non in tutto il mondo, come si potrebbe essere portati a pensare.

La procedura è disponibile solo per i Paesi che hanno aderito all’Accordo di Madrid o al Protocollo; per i Paesi non aderenti è necessario presentare una domanda di registrazione nazionale direttamente nel Paese di riferimento. Scarica la lista dei Paesi aderenti all’Accordo di Madrid.

Qual è la differenza tra l’Accordo e il Protocollo di Madrid?

Il protocollo di Madrid è stato adottato a Madrid il 27 giugno 1989 al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema della registrazione internazionale dei marchi istituita dall’ Accordo di Madrid del 1891. Come l’Accordo di Madrid, anche il Protocollo disciplina la registrazione internazionale dei marchi presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI/WIPO. Inoltre – diversamente da quanto prevedeva l’Accordo di Madrid, il Protocollo consente alle organizzazioni intergovernative che hanno un proprio sistema regionale per i marchi di partecipare al sistema di registrazione internazionale. Il Protocollo di Madrid ha istituito quattro principali innovazioni di tipo procedurale:

1. Il richiedente la registrazione internazionale può basare la sua domanda non solo su un marchio nazionale o regionale registrato, ma anche su una domanda di registrazione nazionale o regionale (comunitaria) depositata presso un ufficio nazionale o regionale di origine (articolo 2);
2. Ciascuna parte contraente in cui il richiedente domanda la protezione poteva dichiarare, con apposita notifica, nel termine di 18 mesi (anziché 12 mesi), che a tale marchio non poteva essere accordata protezione nel proprio territorio (art. 5(2)(b). Questo periodo poteva essere prorogato in caso di opposizione contro la registrazione internazionale (articolo 5(2)(c); si evidenzia tuttavia che l’emendamento dell’art. 9sexies del Protocollo approvato dall’Assemblea 3 dell’Unione di Madrid, con decorrenza dal 1° settembre 2008, rende inoperante la dichiarazione fatta ai sensi degli artt. 5(2)(b) e 5(2)(c), pertanto anche per le parti contraenti che hanno fatto tale dichiarazione, il tempo limite per notificare un rifiuto provvisorio è di 12 mesi.
3. Ciascuna parte contraente può dichiarare di voler riscuotere tasse di designazione (indicazione dei paesi per i quali si chiede la protezione) più elevate di quelle previste dall’Accordo di Madrid (art. 8(7) relativo alle “tasse individuali”); anche in questo caso l’emendamento dell’art. 9sexies del Protocollo rende inoperante la dichiarazione fatta a norma dell’art. 8(7) concernente le tasse individuali, che saranno pertanto applicabili, anche per i Paesi che hanno fatto la dichiarazione, unicamente nei confronti dei Paesi aderenti al solo Protocollo;
4. Le registrazioni internazionali radiate perché il marchio nazionale o regionale che ne costituisce il fondamento non ha più efficacia (impugnazione del marchio di base o della domanda di base; articolo 6) possono essere trasformate in domande di registrazione nazionale o regionale che beneficiano della stessa data di deposito e, se applicabile, della stessa data di priorità (art.9quinquies).

Il Legame tra Marchio Nazionale ed Internazionale

Occorre tenere presente che la sorte dei marchi nazionali ottenuti dipende per i primi cinque anni dalla sorte del marchio depositato (marchio di base) presso il paese d’origine: se in tale periodo viene meno l’esclusiva nel paese d’origine, perde efficacia anche il deposito internazionale. Decorso tale termine il marchio internazionale sopravvive indipendentemente dalla sorte del marchio di base.

Quanto costa registrare un marchio Internazionale?

I costi legati alla registrazione di un marchio internazionale si compongono di due parti:

• Onorario del professionista;
• Tasse. Si dividono a loro volta in:
  • Tasse di base;
  • Tasse specifiche per ciascun Paese o gruppo di Paesi interessato dalla registrazione.

La seguente tabella mostra le voci di spesa per le tasse di base:

Le tasse specifiche per ciascun Paese possono variare notevolmente in base al perimetro del mercato che si intende proteggere. Riportiamo ad esempio un caso specifico del costo di un marchio internazionale a colori composto da 3 classi e comprendente USA e UE:

I costi legati alla tassazione aumentano proporzionalmente alla dimensione dell’area geografica scelta. Per questa ragione consigliamo sempre ai futuri titolari di valutare con attenzione il perimetro del mercato di riferimento entro il quale applicare la protezione del marchio internazionale.

Per quanto concerne l’Onorario, occorre tenere presente che lo studio preliminare concernente la ricerca di anteriorità del marchio può essere più o meno onerosa in base al numero di Paesi designati. Chiedici un preventivo utilizzando il modulo delle richieste.

Scegliere i Paesi dove registrare un marchio Internazionale

Un aspetto fondamentale da considerare per la registrazione riguarda la ricerca di anteriorità. Essa infatti può produrre risultati decisamente differenti in base ai paesi designati per il deposito. Per questa ragione consigliamo ai nostri clienti seguire una brevissima checklist prima di avventurarsi nella registrazione del marchio:

• Definire la versione finale del marchio da registrare.
• Stabilire una “wish-list” ovvero una lista di Paesi nei quali si desidera registrare il marchio
• Avviare con il professionista la ricerca di anteriorità.

Attraverso lo studio preliminare e l’analisi di anteriorità si potrebbe scoprire che in nessuno dei Paesi indicati nella wish-list vi è stato un deposito di marchio simile a quello proposto. In tal caso è possibile procedere senza intoppi. Viceversa, se il risultato della ricerca dimostra che esistono rappresentazioni simili al marchio che si intende registrare in uno o più Paesi, occorre fermarsi e discutere insieme al professionista circa la miglior strategia da attuare.

Se i Paesi ove la privativa è già stata depositata rappresentano mercati di forte interesse per il titolare, occorre necessariamente apporre delle modifiche al marchio in modo da renderlo compatibile. Viceversa, se tali Paesi rappresentano solo una fetta secondaria del mercato di riferimento allora li si potrebbe eliminare dalla lista desiderata. Quest’ultima opzione è preferibile soprattutto nel caso in cui il titolare abbia già impiegato ingenti risorse per pubblicità e merchandising. Si ricordi infine che più breve è la lista, minore sarà l’importo di tasse da affrontare.

L’opzione di priorità del marchio internazionale

Se la domanda è depositata entro 6 mesi dal deposito nazionale, la data di deposito del marchio internazionale retro-agisce a quella del deposito nazionale e se ne può rivendicare la priorità. Decorsi 6 mesi dalla data di deposito della domanda per il marchio nazionale, la domanda di registrazione del marchio internazionale può sempre essere depositata, ma la registrazione (e quindi la tutela nei Paesi designati) decorrerà dalla data di quest’ultima. Il marchio internazionale consente un sistema di deposito unitario ma dà vita a tanti marchi nazionali quanti sono i Paesi designati.

Come registrare un marchio internazionale

La procedura si sviluppa in tre fasi, ciascuna delle quali ha degli attori specifici:

Fase 1 – Applicazione tramite l’ufficio nazionale o regionale (ufficio di origine)

Prima di poter presentare una domanda internazionale, è necessario essersi già registrati o aver presentato una domanda nel proprio ufficio competente locale (UIBM nel caso dell’Italia). La registrazione o l’applicazione è nota come marchio di base. È quindi necessario presentare la domanda internazionale attraverso questo stesso ufficio, che la certificherà e la inoltrerà alla WIPO.

Fase 2 – Esame formale da parte della WIPO

La WIPO conduce solo un esame formale della domanda internazionale. Una volta approvato, il marchio è inserito nel registro internazionale e pubblicato nella Gazzetta dei marchi internazionali. La WIPO invierà quindi un certificato di registrazione internazionale e notificherà agli Uffici IP (Intellectual Property, gli equivalenti dell’UIBM nei vari stati) in tutti i territori in cui si desidera proteggere il marchio.

È importante notare che l’ambito di protezione di una registrazione internazionale non è noto in questa fase del processo, ma viene determinato solo dopo un esame e una decisione sostanziali da parte degli Uffici IP nei territori in cui si richiede protezione, come indicato nella Fase 3.

Fase 3 – Esame sostanziale da parte degli Uffici IP nazionali o regionali (ufficio della parte contraente designata)

Gli Uffici IP dei territori in cui si desidera proteggere il marchio prenderanno una decisione entro il limite di tempo applicabile (12 o 18 mesi) in conformità con la loro legislazione. La WIPO registrerà le decisioni degli Uffici IP nel registro internazionale e quindi avviserà il richiedente.

Se un Ufficio IP rifiuta di proteggere il tuo marchio, in tutto o in parte, questa decisione non influirà sulle decisioni di altri Uffici IP. È possibile contestare una decisione di rifiuto direttamente davanti all’Ufficio IP in questione in conformità con la sua legislazione. Se un Ufficio IP accetta di proteggere il tuo marchio, emetterà una dichiarazione di concessione della protezione.

La registrazione internazionale del marchio è valida per 10 anni. È possibile rinnovare la registrazione alla fine di ciascun periodo di 10 anni direttamente con la WIPO con effetto su tutte le parti contraenti designate.

Quanto tempo occorre per registrare un Marchio Internazionale?

Scaletta dei tempi:

• 2 mesi per consentire alla WIPO di condurre l’analisi formale del marchio ed iscriverlo nel registro internazionale dei marchi;
• da 2 a 3 mesi perché la WIPO inoltri le richieste ai singoli uffici IP locali previsti dalla domanda;
• da 12 a 18 mesi per permettere ai singoli Uffici IP di accettare o rifiutare la domanda.