Registrazione del Marchio

Servizio di Registrazione Marchio

Lo Studio Legale Cannizzaro assiste i propri clienti nella creazione di un efficace sistema di protezione del marchio e dei diritti di proprietà intellettuale. Puoi rivolgerti a noi per ottenere la registrazione del marchio italiano, comunitario ed internazionale, in modo da acquisire il massimo grado di tutela del tuo prodotto o servizio, ed evitare che possano depositarsi privative in violazione dei tuoi diritti. 

Lo Studio, inoltre, garantisce tutta l’assistenza necessaria durante la fase di selezione del marchio o del modello ai fini dell’uso in ambito nazionale ed internazionale, e provvede alle ricerche, al deposito di domande, alla registrazione e al rinnovo di marchi e modelli. 

Gli Avvocati del team infine si occupano di tutela, contraffazione e concorrenza sleale: suggeriamo ai nostri clienti le strategie più opportune al fine di assicurare la migliore tutela del marchio registrato, anche in via d’urgenza, mediante le necessarie azioni ai sensi dell’art. 700 c.p.c., per ottenere un provvedimento urgente di inibizione dell’utilizzo illecito del marchio.

A cosa serve la registrazione del marchio?

La migliore spiegazione dell’essenza del marchio si trova in un dialogo del film “The Founder” ispirato alla storia di Ray Kroc, fondatore di McDonald’s e di Mac e Dick McDonald, i fratelli che non ebbero la lungimiranza di proteggere un’idea geniale.

Dick McDonald «Quando ci hai fatto visita all’inizio ti abbiamo mostrato l’intero sistema, i segreti, siamo stati un libro aperto, quindi perché non hai semplicemente…»

Ray Kroc «…rubato l’idea?»

Dick McDonald «Già»

Ray Kroc «È vero, potevo rubare le vostre idee, avviare una mia attività usando la stessa roba e poi semplicemente…fallire»

Dick McDonald «Come lo sai?»

Ray Kroc «Perché mancava quell’unica cosa…che rende McDonald speciale»

Dick McDonald «Ovvero?»

Ray Kroc «Nemmeno tu sai cosa sia!»

Dick McDonald «Illuminami»

Ray Kroc «Non è solo il sistema … è il suo nome, quel glorioso nome McDonald. Diventa…qualsiasi cosa tu voglia che diventi, è sconfinato, privo di limiti e sa di… America. Tu mangeresti in posto che si chiama Kroc?! Ha quel suono lapidario :«Kroc! La prima volta che ho visto il vostro nome su quel chiosco è stato amore a prima vista. In quell’istante ho capito che io dovevo averlo…e ora è mio»

Nel linguaggio quotidiano il termine marchio viene sovente utilizzato per indicare un’azienda, la sua storia e i suoi valori («il marchio BMW è sinonimo di affidabilità»). È altresì impiegato per indicare le denominazioni, i colori, i loghi e le illustrazioni poste sulla confezione di un prodotto o sul materiale promozionale che lo accompagna.

Da un punto di vista legale la definizione di marchio si avvicina molto all’ultima delle due versione citate; in effetti la principale funzione del marchio è quella di permettere ai consumatori di identificare un bene (prodotto o servizio) di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici forniti da imprese concorrenti. Una volta che è stato soddisfatto da un determinato prodotto, il consumatore tende a ricompralo o riusarlo, ma per poter fare ciò deve poter risalire facilmente all’azienda che l’ha prodotto.

Il marchio svolge un ruolo centrale nelle strategie di marketing, contribuendo all’affermazione dell’immagine e della reputazione agli occhi dei consumatori. Inoltre, i marchi forniscono alle imprese un incentivo ad investire nel mantenimento e miglioramento della qualità dei prodotti, perché è vitale che i prodotti contrassegnati da un certo marchio mantengano un’immagine positiva.

Mentre la maggior parte delle imprese è consapevole dell’importanza di ricorrere ad un marchio per differenziare i propri prodotti dalla concorrenza, non tutte si rendono conto dell’importanza di proteggere i marchi attraverso la loro registrazione. Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di impedire l’utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile (e, dunque, idoneo a confondere i consumatori) nella commercializzazione di prodotti identici o simili a quelli della vostra impresa. 

Non registrando il marchio si rischia di compromettere gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto. Questo perché un’impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile per prodotti identici ed i consumatori, che erano soliti acquistare i prodotti di un’azienda, potrebbero dirigersi verso i prodotti della concorrenza, confondendoli con gli altri. Cosa che, oltre a far diminuire i profitti dell’impresa, ne danneggerebbe sia la reputazione che l’immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore.

Volendo riassumere, registrare un marchio è un’operazione vantaggiosa per i seguenti motivi:

• permette al consumatore di distinguere prodotti simili provenienti da imprese differenti;
• consente alle imprese di differenziare i loro prodotti;
• è uno strumento di marketing e la base su cui costruire l’immagine e la reputazione dell’impresa;
• può essere concesso in licenza e, quindi, costituire una fonte di reddito addizionale (royalty);
• è una componente fondamentale dei contratti di franchising;
• stimola le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti;
• può facilitare l’ottenimento di finanziamenti.

Caratteristiche del Marchio

Azioni Inibitorie

La registrazione del marchio conferisce il diritto esclusivo di utilizzarlo per contraddistinguere i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato. Ciò significa che il titolare del marchio può vietare a terzi di utilizzarlo, anche ottenendo un ordine del giudice, attraverso la cosiddetta “azione inibitoria”, salvo il proprio consenso (si legga l’articolo sul trasferimento del marchio). Può registrare il marchio anche il soggetto non imprenditore e non solo chi intenda farne uso diretto, ma anche chi intenda concederne l’uso ad altri, ad esempio attraverso contratti di licenza.

Rinnovo del Marchio

La registrazione ha una durata decennale a decorrere dalla data di deposito della domanda (primo deposito) ed è rinnovabile all’infinito, mediante singoli rinnovi decennali. Il rinnovo deve essere effettuato entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successi al mese di scadenza (in questo caso si applica una tassa per ritardato pagamento di € 34,00). Le tasse di rinnovo ammontano a € 67,00 per una classe e a € 34,00 per ogni classe aggiuntiva rispetto alla prima. 

Decadimento

Dalla tutela del marchio si decade se il marchio non viene utilizzato per 5 anni dalla data di registrazione o, comunque, se la sua utilizzazione è stata sospesa per 5 anni consecutivi. Il marchio decade, inoltre, quando si verifica la cosiddetta “volgarizzazione“, cioè quando esso diviene determinazione generica del prodotto, o comunque perde la sua funzione distintiva (si pensi ad esempio ai marchi Scotch, Scottex, Walkman). 

Tutela del Marchio Registrato

Il D.lgs 30/2005 prevede la possibilità di ottenere provvedimenti urgenti tra i quali la descrizione, l’inibitoria e il sequestro, per ottenere velocemente la prova della contraffazione, far cessare la violazione e/o sottrarre al contraffattore la disponibilità dei beni costituenti violazione dei diritti sul marchio nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi. Al fine di ottenere tali provvedimenti occorre dimostrare al giudice, anche sommariamente, l’esistenza del diritto (il cosiddetto fumus boni iuris) e i motivi che fondano l’urgenza di procedere (periculum in mora) senza instaurare un giudizio ordinario.

La descrizione ed il sequestro vengono eseguiti dall’ufficiale giudiziario con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti e anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Il titolare dei diritti sul marchio può essere autorizzato dal giudice ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti, tecnici di sua fiducia e legali. 

Requisiti per la Registrazione

I requisiti per registrare un marchio d’impresa sono tre: unicità, capacità distintiva e liceità: vediamo meglio cosa implicano.

Il Marchio deve essere Unico​

Il principale requisito per poter registrare un marchio è che sia unico e nuovo: ai sensi dell’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), il marchio non è nuovo quando, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio, esso è identico o simile a un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi di altra impresa, se, a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi, può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione (in modo da far ritenere che le due imprese siano tra loro collegate da rapporti di gruppo o contrattuali).

Il Marchio deve essere Distintivo​

Un ulteriore requisito per registrare un marchio è che esso sia idoneo a distinguere il prodotto o il servizio dell’impresa da quelli delle altre imprese: l’art. 13 specifica che il marchio deve avere capacità distintiva o, con altra terminologia, essere originale, ossia non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;non deve essere costituito esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto o dalle indicazioni descrittive di sue caratteristiche (per esempio, la sua composizione, la provenienza geografica);se si tratta di marchio di forma, non deve consistere nella forma imposta dalla natura stessa del prodotto (ad esempio un paio di forbici per contraddistinguere il prodotto forbici), nella forma del prodotto necessaria per conseguire un risultato tecnico e nemmeno in una forma che abbia un valore estetico tale da influenzare le scelte del pubblico.

Il Marchio deve essere Lecito​

L’ultimo requisito per registrare un marchio è che sia lecito: secondo l’art. 14, non possono essere registrati i marchi contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume o che possano ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. 

F.A.Q. sui Marchi

È meglio registrare un marchio testuale o uno figurativo?​

La scelta del tipo di marchio può dipendere da numerosi fattori. Il primo aspetto di buon senso da prendere in considerazione riguarda la disponibilità di un logo: lo sviluppo grafico può incorrere in numerose revisioni che mal si conciliano con la necessità di proteggere velocemente la propria creazione. In questi casi è il tempo a dettare le regole e ad imporre la scelta di un marchio testuale.

Nella maggior parte dei casi l’aggiunta di uno o più elementi figurativi al testo rende il marchio più distintivo, più specifico, e quindi facilmente difendibile. Inoltre, il suo stesso processo di approvazione può procedere più speditamente, dato che diventa difficile confonderlo con altri marchi esistenti.

L’applicazione di elementi grafici deve comunque essere saggiamente valutata caso per caso: un testo originale abbinato ad un’immagine debole rende debole tutto l’insieme. Talvolta si opta per un marchio puramente testuale perché la combinazione di parole è così originale che l’aggiunta di un’immagine non può far altro che renderlo più banale.

Dato che ad oggi esistono decine di migliaia di marchi registrati, noi dello Studio Legale Cannizzaro crediamo che l’unico modo per rispondere chiaramente alla domanda “testuale o figurativo?” sia quello di ricorrere ad una accurata ricerca di anteriorità. Per questa ragione, prima di avviare la procedura di registrazione di un marchio, controlliamo tramite le nostre banche dati che non ci siano sovrapposizioni con testi o loghi esistenti. Se, come spesso accade, vengono rilevati elementi comuni, ti proponiamo qualche piccola variazione che consentirà al tuo marchio di essere univoco.

La pagina degli esempi di marchio contiene la definizione e degli esempi concreti di tutte le tipologie di marchio attualmente registrabili. È possibile consultarla per prendere ispirazione e decidere quale siano le rappresentazioni più consone per proteggere la propria attività.

Cosa può essere registrato come marchio?​

La risposta è contenuta nell’art. 7 del CPI (Codice di Proprietà Intellettuale):

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nome di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese”.

La pagina esempi di marchio contiene molteplici esempi di rappresentazione valide da cui poter trarre ispirazione.

Quali sono le classi per la vendita online (e-commerce)?

Nella classe n° 35 della Classificazione di Nizza vengono indicati i servizi di vendita (al dettaglio o all’ingrosso). Si intende cioè il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente. Tali servizi si intendono automaticamente forniti per conto di terzi. Infatti, i servizi relativi alla vendita in conto proprio di prodotti e servizi sono già ricompresi nella protezione richiesta per i singoli prodotti e servizi come da Classificazione Internazionale di Nizza. Si tratta di servizi che non si rivolgono ai destinatari finali, bensì ai grossisti, alle imprese commerciali, agli importatori o ai produttori. Pertanto nella classe 35 non verranno accettate diciture tipo: “negozi, magazzini, punti vendita supermercati svolgenti attività di vendita di prodotti” in quanto non conformi alla sostanza ed alla terminologia dei servizi della citata classe .

Tuttavia, sempre più spesso è invalsa la consuetudine da parte dei contraffattori di depositare marchi di terzi in classe 35, soprattutto nei Paesi esteri ad alto rischio di contraffazione (si consideri il caso della registrazione del marchio in Cina) dove non sempre vige il principio di affinità fra classi di prodotti e classi di servizi. In tali Paesi, laddove il legittimo titolare abbia depositato il marchio solo nella classe relativa al proprio prodotto, la rivendicazione della classe 35 per i “servizi di vendita” permette al contraffattore di evitare l’ostacolo e di ottenere la registrazione del marchio. Purtroppo accade spesso che gli Uffici Brevetti locali, anche in presenza di un marchio anteriore identico rivendicante classi di prodotti, ammettano la registrazione del marchio depositato successivamente in classe 35. Ottenendo la registrazione del marchio in classe 35, di fatto il contraffattore si appropria del diritto di svolgere un’attività di vendita con quel marchio, con spiacevoli conseguenze per il legittimo titolare.

Alla luce di questa tendenza, a scopo difensivo è bene prendere in considerazione l’opportunità di depositare il proprio marchio in classe 35 a copertura dei “servizi di vendita”, soprattutto laddove l’interesse commerciale sia rivolto ai mercati stranieri e soprattutto nel caso in cui si abbia l’intenzione di vendere i propri prodotti online.  Occorre infatti considerare che oggigiorno con la diffusione di internet i marchi sono maggiormente esposti al rischio di essere contraffatti o depositati indebitamente. Se la rete da un lato è diventata una vetrina ineguagliabile per far conoscere i propri prodotti, dall’altro fa aumentare in maniera esponenziale il rischio di subire contraffazioni.

Per fare un esempio concreto, si consideri l’e-commerce più famoso al mondo: Amazon. Le classi collegate al marchio figurativo sottostante:

Sono le seguenti:

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Praticamente quasi tutte le classi di prodotto sono poste sotto tutela (manca la n°33 per le bevande alcoliche), ed ovviamente non può mancare la n°35. Perché tutte queste classi? L’arcano è presto spiegato. Amazon certamente vende prodotti per conto terzi, dunque è applicabile la n°35. Ma al contempo appone il proprio marchio su una serie di prodotti re-brandizzati sviluppati da OEM (original equipment manufacturer). Dunque la tutela è necessaria per tutti quei prodotti e servizi che Amazon vende con il proprio marchio.

Cos’è la Classificazione di Nizza?

La Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (di seguito denominata “Classificazione di Nizza”) è stata istituita in virtù di un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979.

I paesi membri dell’Accordo di Nizza sono costituiti in forma di unione particolare nel quadro dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Per la registrazione dei marchi essi hanno adottato e applicano la Classificazione di Nizza. Ogni paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la Classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti ed i servizi per i quali i marchi sono registrati.

L’utilizzo della Classificazione di Nizza non è obbligatorio solo per la registrazione nazionale dei marchi nei paesi membri dell’Accordo di Nizza. Lo è anche per la registrazione internazionale dei marchi effettuata dall’Ufficio internazionale dell’OMPI in virtù dell’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi come pure per la registrazione dei marchi effettuata dall’Ufficio marchi del Benelux (BBM), l’ l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (marchi, disegni e modelli) (EUIPO), l’Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) e l’Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO).

È possibile scaricare il testo della Classificazione di Nizza tramite i link seguenti:

• Classificazione di Nizza (generica);
• Classificazione di Nizza (con sottoclassi).

Qual è il legame tra Dominio Internet e Marchio?

In assenza di una specifica disciplina legislativa, dottrina e giurisprudenza concordano nell’equiparare il mondo virtuale a quello fisico, applicando la regola per cui il titolare dei diritti di uso esclusivo del segno tipico può inibire a terzi l’uso di quest’ultimo come nome di dominio. In particolare, la giurisprudenza ritiene che la registrazione di un domain name che riproduce o contiene il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

La registrazione di un nome di dominio coincidente con un marchio, soprattutto se celebre, è stata a lungo resa possibile in virtù del principio secondo cui per l’acquisto di un dominio internet l’unico requisito necessario è quello della tempestività della registrazione, risultando di proprietà di chi per primo lo ha registrato. La giurisprudenza, però, è intervenuta sul punto e, proprio in base all’equiparazione tra marchio e dominio, ha stabilito che non è possibile registrare un dominio internet che sia uguale o molto simile ad un marchio già registrato (o comunque celebre).

Quanto tempo occorre per registrare un marchio?

L’iter di registrazione è molto breve, a patto che non si commettano errori. Noi dello Studio Cannizzaro abbiamo all’attivo centinaia di registrazioni completate con successo, ed è per questo che assicuriamo la consegna entro 10 giorni lavorativi – a partire dall’avvio della pratica – della copia autentica del deposito presso il domicilio indicato. Da questo momento il marchio è tutelato dalla legge e il titolare può utilizzare il simbolo ™ di fianco ai prodotti/servizi commercializzati.

In seguito al deposito della domanda, la pratica viene presa in carico dall’UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) che mediamente entro 8-10 mesi rilascia il certificato di registrazione ufficiale. Da questo punto in poi sarà possibile apporre il simbolo ® di fianco al prodotto/servizio. La differenza tra ™ e ® risulta essere puramente formale: il primo simbolo indica che la registrazione è in corso, mentre il secondo indica che la registrazione si è conclusa con successo. Ottenuto il certificato di deposito si retrodata l’avvio della tutela alla data del deposito della domanda (per cui si è tutelati anche durante gli 8-10 mesi durante i quali il marchio rimane al vaglio del Ministero).

Come registrare un Marchio

Nonostante le idee brillanti e le intuizioni che si nascondono dietro un marchio, la procedura di registrazione è un’operazione formale, insidiosa e piena di trappole. Lo Studio Cannizzaro ha ideato un servizio di assistenza che mira a sollevare il futuro titolare dall’onere di seguire in prima persona tutto l’iter burocratico.

Per depositare in sicurezza un marchio è innanzitutto necessario che non sussistano impedimenti assoluti o relativi alla registrabilità. Gli impedimenti assoluti sono quelli che attengono alla natura stessa del segno. Essi sono definiti assoluti perché attengono all’inidoneità intrinseca del segno a svolgere la funzione del marchio oppure al fatto che la loro registrazione si porrebbe in contrasto con gli interessi generali della collettività (es. quelli contrari all’ordine pubblico o al buon costume). Gli impedimenti relativi alla registrazione sono invece limiti all’appropriabilità di un segno da parte di un determinato soggetto derivanti dall’esistenza di diritti di terzi. A tal proposito si consideri che non è considerata valida la registrazione di un segno che sia anticipato da:

• un marchio precedentemente registrato;
• un marchio di fatto (già impiegato in commercio);
• altri segni con esso confondibili;
• un altrui diritto di autore, diritto di proprietà industriale o altro diritto esclusivo.

Nella fase di registrazione, l’ufficio nazionale per il deposito marchi e brevetti (UIBM) non è tenuto a verificare l’assenza di impedimenti relativi. Pertanto, è possibile che un marchio venga concesso anche se in conflitto con i diritti appartenenti ad altri soggetti. Per questa ragione i professionisti dello Studio svolgono una accurata ricerca di anteriorità e un controllo di uso effettivo del marchio, garantendo l’opportunità ai titolari di apporre tutte le dovute modifiche al marchio scelto prima di effettuarne il deposito ufficiale. Nel dettaglio, la procedura di registrazione si compone di 2 passi:

Studio preliminare

Prima di procedere alla registrazione occorre verificare che non sussistano impedimenti alla registrazione. Tale controllo si articola in un esame formale e tecnico del marchio. Vediamo più in dettaglio in cosa consistono.

Esame formale

In questa fase verificheremo che la domanda contenga quanto previsto dall’art. 156 del CPI (contenuto della domanda). I motivi di rigetto più frequenti delle richieste di registrazione marchio sono legati agli errori nella presentazione della domanda. Per questo motivo noi dello Studio Cannizzaro abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti una guida alla registrazione del marchio in cui viene riportato il dettaglio dei documenti da presentare in base alla tipologia di titolare, così da evitare inutili esborsi di denaro e perdite di tempo per ricompilazioni successive.

Innanzitutto occorre che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall’art. 148 CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco delle classi dei prodotti e/o servizi). In base alla descrizione del marchio fornita verrà pattuita, insieme al titolare, la lista di classi merceologiche che meglio descrive i prodotti/servizi che si intende proteggere (per un approfondimento, si faccia riferimento al paragrafo sulla classificazione di Nizza). Spesso i titolari mostrano la tendenza alla cosiddetta “over-protection“, ovvero a proteggere il marchio in maniera oltremodo conservativa, indicando una lista di classi merceologiche che va ben al di là del reale caso d’uso. Crediamo sia utile precisare che questo comportamento è dispendioso in termini di finanze (ogni classe aggiuntiva richiede un ulteriore versamento di € 34,00 di tasse per ciascuna classe aggiuntiva rispetto alla prima) ed è altresì futile, in quanto, in base al c.p.i. (codice proprietà industriale):

“Deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e’ stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”.

La norma è presto spiegata: in caso di contestazione da parti di terzi per il mancato utilizzo del marchio riguardo a specifiche classi merceologiche, spetta al titolare fornire prova rigorosa dell’utilizzo dello stesso. Non è sufficiente che l’uso di un marchio appaia probabile o credibile, ma occorre che il titolare del marchio fornisca prova dell’utilizzo effettivo. In questo modo il c.p.i riesce efficacemente a bloccare ogni tentativo di infrazione della concorrenza, soprattutto in quei casi che si verificano quando un terzo, ben informato sulle caratteristiche di un nuovo prodotto che verrà a breve rilasciato da un suo concorrente, cerca di anticiparlo registrando un marchio simile a quello che verrà commercializzato: in questi casi non essendoci prova d’uso del marchio esso viene dichiarato nullo ed il titolare legittimo torna ad acquisire la giusta tutela che gli spetta di diritto.

Esame tecnico

Riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, si procede all’esame tecnico, svolto ai sensi dell’art. 170 CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione. Affinché un marchio possa essere registrato, infatti, è necessario che possegga determinati requisiti (vedi artt.7,8,9,10,12, comma 1, lett.a,13, comma 1 e 14, comma 1, lett.a) e lett.b) del C.P.I. ); tra i principali:

• sia rappresentabile graficamente;
• abbia capacità distintiva;
• non sia decettivo;
• non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. 

Il passaggio cruciale in questa fase è rappresentato dalla ricerca di anteriorità del marchio presso le nostre banche dati specializzate. La ricerca consente di verificare che non siano già stati depositati marchi simili o affini a quello proposto. Nel caso di sovrapposizioni con rappresentazioni già registrate suggeriamo tutte le modifiche necessarie per rendere il marchio proposto forte, ovvero facilmente difendibile in caso di contestazioni presentate da terzi.

La ricerca di anteriorità è un passaggio necessario ma non sufficiente per tutelare appieno il proprio marchio. In Italia, così come in altri paesi dell’Unione Europea, vige il cosiddetto “principio di unitarietà dei segni distintivi” (già art. 13 R.D. 21/06/1942 n. 929 c.d. legge marchi). In base a tale principio, chi acquista diritti su un segno distintivo (es. nome dell’azienda) acquisterà diritti di esclusiva anche “in relazione alle funzioni proprie degli altri segni”. In altre parole, il titolare del marchio potrà vietare a terzi l’uso del segno in questione non solo come marchio ma anche come ditta, insegna e nome di dominio – e viceversa. Per questa ragione è necessario integrare la ricerca di anteriorità con la ricerca d’uso effettivo che consente di verificare che non esistano insegne commerciali (nomi di azienda, nomi di dominio, nomi di prodotti o servizi) simili alla rappresentazione proposta. Questo passaggio è fondamentale in quanto il titolare di un’insegna non registrata ma già in uso in data antecedente alla registrazione di un marchio acquista il diritto di esclusiva anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni, tra cui appunto il marchio d’impresa.

Deposito della domanda

Una volta terminata la fase di analisi, la pratica di registrazione è pronta per essere avviata. Mentre i nostri specialisti saranno impegnati a compilare i moduli, depositare la domanda e pagare le imposte, il titolare potrà concentrarsi sulla propria attività senza distrazioni. Al termine di questa fase lo Studio spedirà presso il domicilio del titolare la copia conforme attestante l’avvenuto deposito del marchio, che consentirà di apporre il simbolo ™ di fianco al prodotto/servizio commercializzato.

Una volta completata la fase di studio preliminare ed aver certificato la qualità della rappresentazione scelta, la pratica di registrazione è pronta per essere avviata. Il professionista incaricato seguirà tutto l’iter burocratico, e cioè:

• compilazione e deposito della domanda;
• pagamento delle imposte e dei diritti di segreteria;
• ritiro e invio presso il domicilio del  titolare della copia conforme della domanda di registrazione,

In media il deposito viene concluso entro 10 giorni lavorativi a partire dall’avvio della pratica. Con la copia conforme della domanda il titolare diviene ufficialmente legittimato ad utilizzare del simbolo ™ di fianco ai prodotti/servizi posti sotto la tutela del marchio.

In seguito al deposito della domanda la pratica viene presa in carico dall’UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) che mediamente entro 8-10 mesi rilascia il certificato ufficiale di avvenuta registrazione. Conclusa la pratica sarà possibile apporre il simbolo ® di fianco al prodotto/servizio. La tutela ha durata pari a 10 anni e può essere rinnovata di decennio in decennio senza perdita di protezione.

La differenza tra ™ e ® risulta essere puramente formale: il primo simbolo indica che la registrazione è in corso, mentre il secondo indica che la registrazione si è conclusa con successo. La tutela del marchio decorre dalla data di deposito e non da quella (successiva) di rilascio del certificato.

Quanto costa registrare un marchio italiano?

I costi legati alla registrazione di un marchio nazionale italiano si compongono di due parti:

• Compenso del professionista per la verifica e la registrazione del marchio;
• Spese esenti.

Le tabelle seguenti mostrano le voci di spesa per il compenso del professionista e per le spese esenti, comprensive delle tasse di registrazione:

Per un preventivo più dettagliato su un caso specifico o per accedere ad un’applicazione a livello Comunitario / Internazionale, è possibile mettersi in contatto con noi tramite il modulo delle richieste.