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Il marchio del cubo di Rubik

Introduzione

Su richiesta della Seven Towns, una società britannica che gestisce fra l’altro i diritti di proprietà intellettuale connessi al «cubo di Rubik», nel 1999 l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha registrato come marchio dell’Unione Europea tridimensionale, per «puzzle tridimensionali», la forma di cubo di seguito rappresentata:

marchio del cubo di Rubik

La richiesta di Annullamento

Nel 2006, la Simba Toys, un produttore di giocattoli tedesco, ha chiesto all’EUIPO l’annullamento del marchio tridimensionale, a motivo, segnatamente, del fatto che esso comportava una soluzione tecnica consistente nella sua capacità di rotazione, soluzione che poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non in quanto marchio. Poiché l’EUIPO ha respinto la domanda della Simba Toys, quest’ultima ha proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea un ricorso volto all’annullamento della decisione dell’EUIPO.

Con sentenza del 25 novembre 2014 [1] , il Tribunale ha respinto il ricorso della Simba Toys con la motivazione che la forma di cubo controversa non svolgeva alcuna funzione tecnica che le impedisse di essere tutelata in quanto marchio. In particolare, il Tribunale ha affermato che la soluzione tecnica che caratterizzava il cubo di Rubik non risultava dalle caratteristiche di tale forma, bensì, tutt’al più, da un meccanismo interno e invisibile del cubo.

La Simba Toys ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, che con sentenza del 10 novembre 2016 [2] ha annullato sia la sentenza del Tribunale sia la decisione dell’EUIPO. Nella sua sentenza, la Corte ha constatato, in particolare, che, nell’esaminare se la registrazione dovesse essere respinta per il motivo che la forma di cubo controversa comportava una soluzione tecnica, l’EUIPO e il Tribunale avrebbero dovuto prendere in considerazione anche elementi funzionali invisibili del prodotto rappresentato da tale forma, come la sua capacità di rotazione.

A seguito della sentenza della Corte, l’EUIPO era tenuto ad adottare una nuova decisione tenendo conto delle constatazioni formulate dalla Corte. Con decisione del 19 giugno 2017, l’EUIPO ha constatato che la rappresentazione della forma di cubo controversa rivelava tre caratteristiche essenziali, vale a dire la forma globale del cubo, le linee nere e i piccoli quadrati su ogni faccia del cubo e la diversa colorazione delle sei facce del cubo. In tale contesto, l’EUIPO ha ritenuto che ciascuna di tali caratteristiche essenziali fosse necessaria per ottenere un risultato tecnico derivante da un’operazione consistente nel far ruotare attorno a un asse, verticalmente e orizzontalmente, file di cubi più piccoli di diversi colori, componenti di un cubo più grande, fino a quando i nove quadrati di ogni singola faccia di tale cubo siano dello stesso colore. Orbene, poiché il regolamento sul marchio dell’Unione europea [3] non consente la registrazione di una forma le cui caratteristiche essenziali sono necessarie ad ottenere un risultato tecnico, l’EUIPO ha concluso che il marchio controverso era stato registrato in violazione di tale regolamento, e ne ha pertanto annullato la registrazione.

La Rubik’s Brand Ldt, attuale titolare del marchio controverso, ha impugnato quest’ultima decisione dell’EUIPO dinanzi al Tribunale.

Le motivazioni della Sentenza

Con sentenza del 24/10/19 (Causa T-601/17 ), il Tribunale constata, anzitutto, che la decisione dell’EUIPO è viziata da un errore di valutazione, in quanto l’EUIPO ha considerato la diversa colorazione delle sei facce del cubo caratteristica essenziale del marchio controverso. In proposito, il Tribunale precisa, da un lato, che la Rubik’s Brand non ha mai affermato di considerare importante, nel contesto della registrazione del marchio controverso, l’eventuale presenza di colori su ciascuna delle facce del cubo e, dall’altro, che un semplice esame visivo della rappresentazione grafica di tale marchio non permette di individuare con sufficiente precisione una diversa colorazione delle sei facce del cubo.

Inoltre, il Tribunale ha confermato la validità della definizione del risultato tecnico che figura nella decisione impugnata. In tale contesto, da un lato, il Tribunale constata che la forma di cubo controversa rappresenta l’aspetto del prodotto concreto per il quale la registrazione è stata chiesta, nella specie il puzzle tridimensionale conosciuto con il nome «cubo di Rubik». Dall’altro, il Tribunale rileva che tale prodotto è un gioco la cui finalità è quella di ricostruire un puzzle a colori tridimensionale e a forma di cubo assemblando sei facce di colori diversi, e che tale finalità è raggiunta facendo ruotare attorno a un asse, verticalmente e orizzontalmente, file di piccoli cubi di diversi colori, componenti di un cubo più grande, finché i nove quadrati di ciascuna faccia di tale cubo siano dello stesso colore.

Con riferimento all’esame delle funzionalità della caratteristiche essenziali del marchio controverso, il Tribunale ritiene, come l’EUIPO, che la caratteristica essenziale costituita dalle linee nere che si incrociano, orizzontalmente e verticalmente, su ognuna delle facce del cubo, dividendo ciascuna di esse in nove piccoli cubi di uguali dimensioni suddivisi in file di tre per tre, sia necessaria per il conseguimento del risultato tecnico voluto.

Infatti, tali linee nere rappresentano una separazione fisica tra i diversi cubi piccoli, permettendo al giocatore di ruotare ciascuna fila di cubi piccoli indipendentemente dalle altre al fine di raggruppare tali piccoli cubi nella combinazione di colori voluta, sulle sei facce del cubo. Una siffatta separazione fisica è necessaria per far ruotare, verticalmente e orizzontalmente, grazie a un meccanismo posto al centro del cubo, le diverse file di piccoli cubi. In mancanza di tale separazione fisica, il cubo sarebbe soltanto un blocco solido, non integrante elementi singoli movibili in modo indipendente.

Per quanto riguarda la caratteristica essenziale costituita dalla forma globale del cubo, il Tribunale ritiene, come l’EUIPO, che la forma di cubo sia indissociabile, da un lato, dalla struttura a griglia, costituita dalle linee nere che si incrociano su ciascuna delle facce del cubo e dividono ciascuna di queste in nove piccoli cubi di uguali dimensioni ripartiti in file di tre per tre e, dall’altro, dalla funzione del prodotto concreto di cui trattasi, che è quella di far ruotare orizzontalmente e verticalmente le file di piccoli cubi. Tenuto conto di tali elementi, la forma del prodotto, infatti, può essere soltanto quella di un cubo, vale a dire, un esaedro regolare.

Pertanto, il Tribunale conclude che, benché la diversa colorazione delle sei facce del cubo non costituisca una caratteristica essenziale del marchio controverso, le due caratteristiche di tale marchio che sono state correttamente qualificate come essenziali dall’EUIPO sono necessarie per il conseguimento del risultato voluto per il prodotto, rappresentato dalla forma di cubo controversa, cosicché quest’ultima non avrebbe potuto essere registrata come marchio dell’Unione europea. Di conseguenza, il Tribunale conferma la decisione impugnata e respinge il ricorso della Rubik’s Brand.

[1] Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014, Simba Toys GmbH & Co. KG/UAMI (T-450/09).

[2] Sentenza della Corte del 10 novembre 2016, Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO.

[3] Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, p. 1).

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Antonia Cannizzaro

L’Avvocato Antonia Cannizzaro vanta più di 10 anni di esperienza nel campo del Diritto Privato e d’Impresa, ed innumerevoli titoli accademici. Docente di Diritto universitario, collaboratrice di prestigiosi Studi Legali e consulente presso importanti realtà nazionali, ha creato lo Studio Legale Cannizzaro, realtà multidisciplinare che offre a privati e imprese assistenza e consulenza legale sui temi del Diritto d’Impresa e sulla tutela della Proprietà Intellettuale.

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Il Dott. Ing. Luca Di Crescenzo è responsabile IP & Certifications. Curriculum accademico di rilievo, si forma come Progettista HW/SW nel bacino industriale Piemontese ed Emiliano. Collaboratore e consulente presso importanti aziende a livello nazionale, oggi rappresenta una figura chiave all'interno dello Studio Legale Cannizzaro, occupandosi dell'analisi tecnica di Marchi e Brevetti e dei contenziosi relativi alla Proprietà Intellettuale.

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