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Il caso Red-Bull

marchio red bull lattine

La rappresentazione di un marchio di colore è valida solo determina in modo evidente l’origine di un prodotto – servizio: la capacità distintiva è uno dei requisiti fondamentali per registrare un marchio, unitamente alla liceità e alla sua unicità. Ma veniamo al fatto specifico che dà il titolo a questo articolo.Il 15 Gennaio 202 la Red Bull GmbH ha richiesto la registrazione del seguente marchio presso la EUIPO (l’ente che gestisce i marchi a livello comunitario).

il marchio red bull

RAL 5002 / RAL 9006

Allegando la seguente descrizione: “La protezione richiesta comprende i colori blu (RAL 5002) e argento (RAL 9006). La percentuale dei due colori è circa 50%-50%.”

La classe registrata è la numero 32, comprendente:

  • Birre;
  • Bevande analcoliche;
  • Acque minerali e gassose;
  • Bevande a base di frutta e succhi di frutta;
  • Sciroppi ed altri preparati non alcolici per fare bevande.

L’applicazione è pubblicata il 7 Marzo 2005, mentre la registrazione viene formalizzata il giorno 25 Luglio 2005. Per anni il marchio è rimasto lì, attivo ed indisturbato. A quanto pare la descrizione riportata, unitamente alle classi merceologiche scelte, sono state ritenute sufficientemente distintive dalla commissione esaminatrice. Qualcosa però accade nel 2013. La Optimum Mark contesta l’avvenuta registrazione del marchio e ne chiede la cancellazione.

Gli argomenti della contestazione vengono sviluppati sulla base degli articoli n° 7 e n° 52 del CTRM (il regolamento del marchio comunitario). Per completezza, li riportiamo qui per intero:

Articolo 7 del CTRM

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

  • a)i segni non conformi all’articolo 4;
  • b)i marchi privi di carattere distintivo;
  • c)i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
  • d)i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
  • e)i segni costituiti esclusivamente:
    • i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
    • ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
    • iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
  • f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
  • g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
  • h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, denominata di seguito «convenzione di Parigi»;
  • i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;
  • j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine;
  • k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d’origine o un’indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (6), corrispondente a una delle situazioni di cui all’articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica.

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.

Articolo 52 del CTRM

Motivi di nullità assoluta
1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:

  • a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
  • b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.

2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

3. Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

I fatti

Mettendo da parte i formalismi, la Optimum Mark contesta che la rappresentazione grafica – ancorché risultasse accompagnata da una descrizione – costituisse una “semplice giustapposizione di due o più colori designati in modo astratto e senza contorni”; rappresentazione che, pertanto, non sarebbe stata in grado di determinare l’oggetto della tutela conferita dal titolo. In effetti l’indicazione della proporzione approssimativa “50%-50%” non è precisa; ad esempio le combinazioni 49%-51%, 53%-47% sarebbero tutte valide. Per di più, la descrizione permette organizzare i colori in tanti modi diversi: strisce, cerchi, rettangoli etc. Il numero illimitato di forme sottese dalla descrizione impediscono ad un consumatore mediamente informato di vivere con ripetitività la stessa esperienza di acquisto (se compra qualcosa con una confezione a strisce grandi non si aspetta di trovare lo stesso oggetto con un confezionamento basato su cerchi piccoli).

La sentenza del Giudice

Il Giudice Europeo, nel pronunciarsi sulle decisioni impugnate con sentenza del 30/11/2017, statuiva che per costituire un valido marchio i colori o le combinazioni di colori devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 4 del regolamento n. 207/2009 e pertanto non può costituire un valido marchio la mera giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno in quanto – si legge al punto 47 della sentenza – non sarebbero rispettati i criteri di precisione e di costanza.

Una rappresentazione siffatta, non consentirebbe, invero, al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto così come essa non consentirebbe alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati dal titolare del marchio.
Inoltre, neppure le descrizioni che accompagnavano la rappresentazione grafica dei marchi controversi apportavano precisazioni ulteriori circa la disposizione sistematica dei colori ma, anzi, l’utilizzo di termini quali “circa” e “giustapposti” contribuivano a rafforzare il carattere impreciso della rappresentazione stessa oltre che accrescere il convincimento che una tutela di tali marchi avrebbe dato luogo a numerose combinazioni diverse che di certo non avrebbero consentito al consumatore di percepire e memorizzare una combinazione particolare.

Il Giudice – pertanto – respingeva il ricorso promosso dalla Red Bull GmbH ed accoglieva le decisioni della Commissione di Ricorso, statuendo che, quest’ultima, era giunta correttamente alla conclusione secondo cui la rappresentazione grafica dei marchi controversi -ancorché accompagna da una descrizione che forniva unicamente le proporzioni dei due colori- non poteva essere ritenuta sufficientemente precisa e costante. In sostanza, tali segni, come rappresentati e descritti, non avrebbero potuto costituire un valido marchio la cui funzione principale, lo ricordiamo, è proprio quella di indicare l’origine di un prodotto/servizio.

Il Servizio di Registrazione Marchio dello Studio Legale Cannizzaro

Nonostante le idee brillanti e le intuizioni che si nascondono dietro un marchio, la procedura di registrazione è un’operazione formale, insidiosa e piena di trappole.

Lo Studio Cannizzaro ha ideato un servizio di assistenza che mira a sollevare il futuro titolare dall’onere di seguire in prima persona tutto l’iter burocratico. Una volta consegnati i documenti necessari per la registrazione del marchio, non dovrai preoccuparti di nulla. Ci occuperemo noi di compiere tutto il necessario, tra cui:

  • Ricerca di anteriorità: cercheremo marchi simili quello proposto nei nostri database per essere certi che non possano insorgere opposizioni da parte di terzi o di rigetto da parte della commissione UIBM; in caso di sovrapposizioni con denominazioni o immagini simili, suggeriamo al titolare tutte le modifiche da apportare al marchio per renderlo forte e quindi difendibile;
  • Descrizione: prepariamo i documenti e i disegni nel formato corretto e ti suggeriremo le classi di prodotto più adeguate per garantirti la massima tutela minimizzando l’esborso di denaro (ciascuna classe merceologica scelta oltre alla prima richiede un’integrazione pari ad € 34 di tasse).
  • Deposito marchio: pensiamo a tutto noi, dalla compilazione dei documenti al loro deposito. Monitoriamo lo stato di avanzamento della pratica fino al completamento, provvedendo ad inviare presso il domicilio scelto la copia autentica che attesta l’avvenuto deposito.

Chi ha necessità di registrare un marchio ha un’agenda sempre piena di impegni. Per questa ragione diamo l’opportunità ai nostri clienti di monitorare l’intera pratica interamente da remoto: verrai tempestivamente aggiornamento tramite Whatsapp, Skype, Email o via telefono sullo stato di avanzamento della registrazione, fino al suo completamento.

Il nostro Studio Legale tutela i clienti anche in caso di contraffazione e concorrenza sleale:  elaboriamo le strategie più opportune al fine di assicurare la migliore tutela, anche in via d’urgenza, mediante le necessarie azioni ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento urgente di inibizione dell’utilizzo illecito del marchio. Ci occupiamo inoltre di rinnovi, opposizioni e assistenza legale sulla proprietà intellettuale.

Lo Studio ha sede a Bologna, ma il nostro raggio d’azione copre l’intero territorio nazionale senza alcun costo aggiuntivo. Se vuoi saperne di più clicca sul pulsante in basso per accedere alla pagina dedicata al servizio.

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