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Registrazione del Marchio d’Impresa

registrazione del marchio

Nel linguaggio quotidiano il termine marchio viene sovente utilizzato per indicare un’azienda, la sua storia e i suoi valori («il marchio BMW è sinonimo di affidabilità»). È altresì impiegato per indicare le denominazioni, i colori, i loghi e le illustrazioni poste sulla confezione di un prodotto o sul materiale promozionale che lo accompagna. Da un punto di vista legale la definizione di marchio si avvicina molto all’ultima delle due versione citate; in effetti la principale funzione del marchio è quella di permettere ai consumatori di identificare un bene (prodotto o servizio) di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici forniti da imprese concorrenti. Una volta che è stato soddisfatto da un determinato prodotto, il consumatore tende a ricompralo o riusarlo, ma per poter fare ciò deve poter risalire facilmente all’azienda che l’ha prodotto.

Il marchio svolge un ruolo centrale nelle strategie di marketing, contribuendo all’affermazione dell’immagine e della reputazione agli occhi dei consumatori. Inoltre, i marchi forniscono alle imprese un incentivo ad investire nel mantenimento e miglioramento della qualità dei prodotti, perché è vitale che i prodotti contrassegnati da un certo marchio mantengano un’immagine positiva.

Mentre la maggior parte delle imprese è consapevole dell’importanza di ricorrere ad un marchio per differenziare i propri prodotti dalla concorrenza, non tutte si rendono conto dell’importanza di proteggere i marchi attraverso la loro registrazione. Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di impedire l’utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile (e, dunque, idoneo a confondere i consumatori) nella commercializzazione di prodotti identici o simili a quelli della vostra impresa. 

Non registrando il marchio si rischia di compromettere gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto. Questo perché un’impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile per prodotti identici ed i consumatori, che erano soliti acquistare i prodotti di un’azienda, potrebbero dirigersi verso i prodotti della concorrenza, confondendoli con gli altri. Cosa che, oltre a far diminuire i profitti dell’impresa, ne danneggerebbe sia la reputazione che l’immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore.

Volendo riassumere, registrare un marchio è un’operazione vantaggiosa per i seguenti motivi:

  • permette al consumatore di distinguere prodotti simili provenienti da imprese differenti;
  • consente alle imprese di differenziare i loro prodotti;
  • è uno strumento di marketing e la base su cui costruire l’immagine e la reputazione dell’impresa;
  • può essere concesso in licenza e, quindi, costituire una fonte di reddito addizionale (royalty);
  • è una componente fondamentale dei contratti di franchising;
  • stimola le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti;
  • può facilitare l’ottenimento di finanziamenti.

i vantaggi di registrare un marchio

Registrazione del Marchio d'Impresa

La registrazione del marchio conferisce il diritto esclusivo di utilizzarlo per contraddistinguere i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato. Ciò significa che il titolare del marchio può vietare a terzi di utilizzarlo, anche ottenendo un ordine del giudice, attraverso la cosiddetta “azione inibitoria”, salvo il proprio consenso (si legga l’articolo sul trasferimento del marchio). Può registrare il marchio anche il soggetto non imprenditore e non solo chi intenda farne uso diretto, ma anche chi intenda concederne l’uso ad altri, ad esempio attraverso contratti di licenza.

Rinnovo del Marchio d'Impresa

Il diritto esclusivo sul marchio registrato ha una durata limitata a 10 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, ma può essere prorogato di decennio in decennio senza perdere alcuna tutela. Dalla registrazione del marchio si decade se il marchio non viene utilizzato per 5 anni dalla data di registrazione o, comunque, se la sua utilizzazione è stata sospesa per 5 anni consecutivi. Il marchio decade, inoltre, quando si verifica la cosiddetta “volgarizzazione“, cioè quando esso diviene determinazione generica del prodotto, o comunque perde la sua funzione distintiva (si pensi ad esempio ai marchi Scotch, Scottex, Walkman). 

Tutela del Marchio d'Impresa

Il D.lgs 30/2005 prevede la possibilità di ottenere provvedimenti urgenti tra i quali la descrizione, l’inibitoria e il sequestro, per ottenere velocemente la prova della contraffazione, far cessare la violazione e/o sottrarre al contraffattore la disponibilità dei beni costituenti violazione dei diritti sul marchio nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi. Al fine di ottenere tali provvedimenti occorre dimostrare al giudice, anche sommariamente, l’esistenza del diritto (il cosiddetto fumus boni iuris) e i motivi che fondano l’urgenza di procedere (periculum in mora) senza instaurare un giudizio ordinario.

La descrizione ed il sequestro vengono eseguiti dall’ufficiale giudiziario con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti e anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Il titolare dei diritti sul marchio può essere autorizzato dal giudice ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti, tecnici di sua fiducia e legali. 

la sicurezza della registrazione del marchio

I requisiti per registrare un Marchio

I requisiti per registrare un marchio d’impresa sono tre: unicità, capacità distintiva e liceità: vediamo meglio cosa implicano.

Il Marchio deve essere Unico

Il principale requisito per poter registrare un marchio è che sia unico e nuovo: ai sensi dell’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), il marchio non è nuovo quando, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio, esso è identico o simile a un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi di altra impresa, se, a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi, può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione (in modo da far ritenere che le due imprese siano tra loro collegate da rapporti di gruppo o contrattuali).

Il Marchio deve essere Distintivo

Un ulteriore requisito per registrare un marchio è che esso sia idoneo a distinguere il prodotto o il servizio dell’impresa da quelli delle altre imprese: l’art. 13 specifica che il marchio deve avere capacità distintiva o, con altra terminologia, essere originale, ossia non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;non deve essere costituito esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto o dalle indicazioni descrittive di sue caratteristiche (per esempio, la sua composizione, la provenienza geografica);se si tratta di marchio di forma, non deve consistere nella forma imposta dalla natura stessa del prodotto (ad esempio un paio di forbici per contraddistinguere il prodotto forbici), nella forma del prodotto necessaria per conseguire un risultato tecnico e nemmeno in una forma che abbia un valore estetico tale da influenzare le scelte del pubblico.

Il Marchio deve essere Lecito

L’ultimo requisito per registrare un marchio è che sia lecito: secondo l’art. 14, non possono essere registrati i marchi contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume o che possano ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. 

Si distinguevano [i bravi] ai ciuffi arruffati, ai cenci sfarzosi, o anche a un certo non so che nel portamento e nel gesto, a quel marchio che le consuetudini stampano su’ visi

A. Manzoni

È meglio registrare un marchio testuale o uno figurativo?

La scelta del tipo di marchio può dipendere da numerosi fattori. Il primo aspetto di buon senso da prendere in considerazione riguarda la disponibilità di un logo: lo sviluppo grafico può incorrere in numerose revisioni che mal si conciliano con la necessità di proteggere velocemente la propria creazione. In questi casi è il tempo a dettare le regole e ad imporre la scelta di un marchio testuale.

Nella maggior parte dei casi l’aggiunta di uno o più elementi figurativi al testo rende il marchio più distintivo, più specifico, e quindi facilmente difendibile. Inoltre, il suo stesso processo di approvazione può procedere più speditamente, dato che diventa difficile confonderlo con altri marchi esistenti.

L’applicazione di elementi grafici deve comunque essere saggiamente valutata caso per caso: un testo originale abbinato ad un’immagine debole rende debole tutto l’insieme. Talvolta si opta per un marchio puramente testuale perché la combinazione di parole è così originale che l’aggiunta di un’immagine non può far altro che renderlo più banale.

Dato che ad oggi esistono decine di migliaia di marchi registrati, noi dello Studio Legale Cannizzaro crediamo che l’unico modo per rispondere chiaramente alla domanda “testuale o figurativo?” sia quello di ricorrere ad una accurata ricerca di anteriorità. Per questa ragione, prima di avviare la procedura di registrazione di un marchio, controlliamo tramite le nostre banche dati che non ci siano sovrapposizioni con testi o loghi esistenti. Se, come spesso accade, vengono rilevati elementi comuni, ti proponiamo qualche piccola variazione che consentirà al tuo marchio di essere univoco.

La pagina degli esempi di marchio contiene la definizione e degli esempi concreti di tutte le tipologie di marchio attualmente registrabili. È possibile consultarla per prendere ispirazione e decidere quale siano le rappresentazioni più consone per proteggere la propria attività.

registrare un marchio testuale o uno figurativo 4

La Classificazione di Nizza

La Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (di seguito denominata “Classificazione di Nizza”) è stata istituita in virtù di un accordo raggiunto alla
Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979.

I paesi membri dell’Accordo di Nizza sono costituiti in forma di unione particolare nel quadro dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Per la registrazione dei marchi essi
hanno adottato e applicano la Classificazione di Nizza. Ogni paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la Classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti ed i servizi per i quali i marchi sono registrati.

L’utilizzo della Classificazione di Nizza non è obbligatorio solo per la registrazione nazionale dei marchi nei paesi membri dell’Accordo di Nizza. Lo è anche per la registrazione internazionale dei
marchi effettuata dall’Ufficio internazionale dell’OMPI in virtù dell’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la
registrazione internazionale dei marchi come pure per la registrazione dei marchi effettuata dall’Ufficio marchi del Benelux (BBM),  l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (marchi, disegni
e modelli) (EUIPO), l’Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) e l’Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO).

classificazione di nizza

Cosa può essere registrato come marchio?

La risposta è contenuta nell’art. 7 del CPI (Codice di Proprietà Intellettuale):

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nome di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese”.

La pagina esempi di marchio contiene molteplici esempi di rappresentazione valide da cui poter trarre ispirazione.

Il Servizio di Registrazione Marchio dello Studio Legale Cannizzaro

Nonostante le idee brillanti e le intuizioni che si nascondono dietro un marchio, la procedura di registrazione è un’operazione formale, insidiosa e piena di trappole.

Lo Studio Cannizzaro ha ideato un servizio di assistenza che mira a sollevare il futuro titolare dall’onere di seguire in prima persona tutto l’iter burocratico. Una volta consegnati i documenti necessari per la registrazione del marchio, non dovrai preoccuparti di nulla. Ci occuperemo noi di compiere tutto il necessario, tra cui:

  • Ricerca di anteriorità: cercheremo marchi simili quello proposto nei nostri database per essere certi che non possano insorgere opposizioni da parte di terzi o di rigetto da parte della commissione UIBM; in caso di sovrapposizioni con denominazioni o immagini simili, suggeriamo al titolare tutte le modifiche da apportare al marchio per renderlo forte e quindi difendibile;
  • Descrizione: prepariamo i documenti e i disegni nel formato corretto e ti suggeriremo le classi di prodotto più adeguate per garantirti la massima tutela minimizzando l’esborso di denaro (ciascuna classe merceologica scelta oltre alla prima richiede un’integrazione pari ad € 34 di tasse).
  • Deposito marchio: pensiamo a tutto noi, dalla compilazione dei documenti al loro deposito. Monitoriamo lo stato di avanzamento della pratica fino al completamento, provvedendo ad inviare presso il domicilio scelto la copia autentica che attesta l’avvenuto deposito.

Chi ha necessità di registrare un marchio ha un’agenda sempre piena di impegni. Per questa ragione diamo l’opportunità ai nostri clienti di monitorare l’intera pratica interamente da remoto: verrai tempestivamente aggiornamento tramite Whatsapp, Skype, Email o via telefono sullo stato di avanzamento della registrazione, fino al suo completamento.

Il nostro Studio Legale tutela i clienti anche in caso di contraffazione e concorrenza sleale:  elaboriamo le strategie più opportune al fine di assicurare la migliore tutela, anche in via d’urgenza, mediante le necessarie azioni ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento urgente di inibizione dell’utilizzo illecito del marchio. Ci occupiamo inoltre di rinnovi, opposizioni e assistenza legale sulla proprietà intellettuale.

Lo Studio ha sede a Bologna, ma il nostro raggio d’azione copre l’intero territorio nazionale senza alcun costo aggiuntivo. Se vuoi saperne di più clicca sul pulsante in basso per accedere alla pagina dedicata al servizio.

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